商標惡意注冊一直是業(yè)內備受關注的熱點話題，現(xiàn)行《商標法》中關于商標惡意注冊的界定、法制規(guī)制等方面仍然存在一定的缺陷，有必要進行修改和重構。無論是談及中國商標注冊申請狀況，還是授權確權難點，總是繞不開商標惡意注冊問題，但關于惡意注冊的界定，相關研究和學術梳理均比較缺乏。本文從明確惡意注冊的定義出發(fā)，對惡意注冊的類型及亞類型進行劃分，并對惡意注冊與混淆的關系以及惡意注冊的立法規(guī)制問題做一些粗淺的探討。
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惡意注冊的界定、類型及立法規(guī)制 二維碼
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發(fā)表時間：2018-12-18 09:56來源：中國知識產權雜志 商標惡意注冊一直是業(yè)內備受關注的熱點話題，現(xiàn)行《商標法》中關于商標惡意注冊的界定、法制規(guī)制等方面仍然存在一定的缺陷，有必要進行修改和重構。無論是談及中國商標注冊申請狀況，還是授權確權難點，總是繞不開商標惡意注冊問題，但關于惡意注冊的界定，相關研究和學術梳理均比較缺乏。本文從明確惡意注冊的定義出發(fā)，對惡意注冊的類型及亞類型進行劃分，并對惡意注冊與混淆的關系以及惡意注冊的立法規(guī)制問題做一些粗淺的探討。
 惡意注冊的界定 一般在法律上使用“惡意”一詞，表示應知或者明知?！皭阂狻币辉~的含義，影響了對惡意注冊的界定和判斷。是否應知、明知狀態(tài)就是惡意注冊？或者在考慮混淆可能性時，如果系爭商標注冊人明知，即認為是惡意注冊？實際上，上述判斷并不太準確。惡意注冊其實是一個不確定性的法律概念，有點類似“公共利益”，很難做特別準確的定義。 作為中、日、韓、歐、美商標申請量五大國家和地區(qū)“五方會談”多邊合作機制的成員之一，日本專利局（JPO）曾主持一項名為“惡意注冊”的項目。其在2015年進行的一項針對五方的調查問卷顯示，在五方的立法和審查實踐中，對于惡意注冊均沒有明確的定義。在此之前，2013年美國知識產權所有人協(xié)會也做過一項類似調查，調查對象是各國商標執(zhí)業(yè)律師，中國則由貿促會的律師作為代表回答。該調查涉及30個國家和地區(qū)的立法和審查實踐，結果顯示，這些國家和地區(qū)對惡意注冊幾乎沒有非常確定的概念。由此可見，惡意注冊是一個不確定法律概念。 對于不確定法律概念，行政法學者的研究認為，雖然稱之為不確定法律概念，但仍然存在一個可供認識或者可供辨別的核心地帶，可命名為“概念核”。關于惡意注冊的界定，僅從惡意注冊本身來講很難界定，但可以考慮先通過其他路徑，比如經由一種語義對照的分析來確定什么是惡意注冊。 實踐中無論使用惡意注冊，亦或惡意搶注，作為約定俗成的說法均可。惡意注冊對應的英文詞匯是Bad Faith，和Good Faith（誠信）相對，因此把惡意注冊稱為“非誠信注冊”，可能會更加準確。 誠信原則是民法的帝王條款，因此對它的研究很多。我們可以通過語義對照分析，從主客觀兩方面來界定誠信原則。徐國棟教授在其誠實信用原則研究中，把誠信原則區(qū)分成主客觀的兩個方面，即客觀誠信和主觀誠信，這有點類似刑法學上的犯罪構成，對主觀要件和客觀要件做區(qū)分，在不同思維層面進行分解和立體化的認識，有助于更好地理解惡意注冊。借鑒主客觀誠信的區(qū)分，可將惡意注冊也分成主客觀兩方面，如此即得到了惡意注冊的概念核。 惡意注冊的主觀方面表現(xiàn)為，系爭商標注冊人的不正當目的。在客觀方面，惡意注冊主要表現(xiàn)為違背誠實的商業(yè)道德或行業(yè)慣例的行為。此處應特別強調商業(yè)道德，因為有必要將它與一般的道德準則作區(qū)分。商標法是商業(yè)標記法，一般是商主體使用商業(yè)標記，創(chuàng)造商業(yè)利益，它屬于商業(yè)活動，因此要特別強調商業(yè)道德。 前不久，在一場關于惡意注冊的小型研討中，有一家機構對惡意注冊給出了一個推薦定義，即“違反誠實信用原則，將他人享有權利或者權益的標志，或者屬于社會公共領域的標志申請注冊為商標的行為，以及沒有真實的使用意圖，以倒賣盈利為目的申請注冊商標等破壞商標注冊秩序的行為”。這是一個非常明顯的列舉式定義。列舉式定義一般用在有限集合并且集合比較小的情況下。但惡意注冊其實是一個不確定法律概念，隨著社會經濟生活的復雜化和不斷發(fā)展，它的內涵具有一定的流動性。在這種情況下，沒有辦法確定有限集合而且是非常小的集合，因此，采用列舉式定義可能會導致遺漏。上述推薦定義中，關于“或者將屬于社會公共領域的標志申請注冊為商標的行為”，由于社會公共領域的標志特別多，在定義中舉例中外行政機構或國際間組織的名稱以及公眾知曉的外國地名，甚至名勝古跡的名稱，過于寬泛。由此可見，很難對惡意注冊下定義尤其是非常確切的定義。 惡意注冊的類型及亞類型 對于前文論及的惡意注冊的主客觀兩方面，可以根據(jù)這兩方面尤其是客觀方面的不同表現(xiàn)形式，對惡意注冊做類型化思考。由于不確定的法律概念本身屬于類型概念，雖然很難對它進行確切的定義，但仍然可以區(qū)分為各種不同類別。 通過對惡意注冊客觀方面的具體表現(xiàn)形式，可將惡意注冊區(qū)分成兩個大類型，不正當競爭型和權利濫用型。不正當競爭型包括兩種亞類型：亞類型1，不當攫取他人聲譽，即搭便車；亞類型2，意圖阻止在先權利人進入市場。 不正當競爭型的惡意注冊側重于違反商業(yè)道德，比如違反公平競爭的精神，一般發(fā)生在比較特定的相對方之間，有特定相對關系，比如現(xiàn)行《商標法》第15條第1、2款，可能出于一種不正當競爭的注冊。 權利濫用型包括兩種亞類型：亞類型3，缺乏真實使用意圖的大量申請注冊；亞類型4，基于從在先權利人處獲取經濟收益而為的注冊，主要傾向于違背行業(yè)慣例。比如，商標的本質功能是在商品生產經營中識別商品來源，但是權利濫用型惡意注冊把商標變成一種交易對象，通過交易商標、售賣商標來牟取利益。我國采用商標注冊制原則，不要求商標申請人提交意圖使用或實際使用證據(jù)，目前收費300元，導致申請注冊一件商標的成本非常低，且沒有其他要求。這種制度原本是為了更好地保護商標，讓商主體很容易得到授權和保護，但囤積注冊的注冊人利用這種申請權制度大量惡意注冊，顯然是一種權利濫用。這一類注冊人在獲得商標注冊之后，其目的不在于把它用在商品上識別商品來源，而是向在先權利人索要經濟利益。另外，由于類型之間不可避免存在交叉，不正當競爭型與權利濫用型有時存在一些細微的交叉。 有人認為，亞類型3“缺乏真實使用意圖的大量申請注冊行為”，是完全符合商標法律規(guī)定的行為，理由是現(xiàn)行《商標法》并沒有對此提出條件。以前，商標的轉讓應與營業(yè)一并轉讓，而現(xiàn)在商標權作為一個私人財產權可以獨立轉讓，因此這種大量申請注冊至少在形式上是合乎法律規(guī)定的。但是，我們認為現(xiàn)行《商標法》第4條實際上對注冊商標應當具有正當性或者目的性已提出要求。理解第4條“生產經營活動中”，需要先理解商標的本質屬性和功能，只有具有實際使用意圖或打算使用意圖時，才是合目的性的、正當?shù)淖?。至于把商標作為倒賣謀利的工具，顯然其目的是不正當?shù)摹?012年日本專利商標局的“RCTAVERN”案、2016年歐盟知識產權局的LUCEO案，均涉及到囤積注冊，尤其是LUCEO案中的惡意注冊人的惡意程度已超出想象。 惡意注冊與混淆的關系 惡意注冊與混淆的關系是一對非常重要的概念，搞清楚兩者之間的關系，對于更準確地認識惡意注冊，甚至對于惡意注冊能否入法，均非常重要。惡意注冊和混淆是什么關系？混淆是商標法的基石性的概念，如圖一所示，混淆和惡意注冊是兩個各自獨立的法律現(xiàn)象，偶有交叉，但惡意注冊絕對不從屬于混淆。理由有三個方面： 圖一 惡意注冊與混淆的關系
第一，假設惡意注冊是從屬于混淆的一個現(xiàn)象，則在混淆的框架下即可以解決惡意注冊的問題，沒有必要另起爐灶討論如何遏制惡意注冊。 第二，有些惡意注冊與混淆是沒有關系的。比如最高院授權確權意見中，認為在代理關系尚未達成、磋商階段的搶注也構成代理人搶注。在磋商階段，被代理的商標和產品有可能并沒有實際進入中國市場，代理人在磋商階段搶注的目的，是一定要得到對方的代理經銷權，或者要求對方在代理經銷合同中給予更好的條件，其中并不存在混淆問題。比如，在惡意注冊的亞類型3“大量缺乏真實使用意圖的囤積注冊”中，也不存在混淆問題。因此，有必要跳出混淆這個圈子，單獨考慮惡意注冊這種獨立的法律現(xiàn)象。 第三，《商標法》的立法目的經歷了從單一性到復合性的轉變。起初，《商標法》的立法目的在于保護商標的識別性，通過保護識別性來保護在先權利人的利益，同時保護消費者的利益。隨著經濟生活日漸復雜，《商標法》肩負了其他任務即維護誠信原則，這也是第7條入法的一個原因。因此，混淆和惡意注冊是兩個各自不同的獨立的法律現(xiàn)象，無須混為一談。 惡意注冊的制度設計 惡意注冊情形的泛濫與具體規(guī)制條款欠缺有關系，但除此之外，現(xiàn)行法對混淆理論貫徹不徹底、對商標使用強調不足也是造成惡意注冊頻發(fā)的深層次制度原因。因此，本次修法應從體系化角度出發(fā)，在全面貫徹混淆理論、強化商標使用要求的基礎上，對惡意注冊的具體規(guī)制條款以及相關配套條款作出修改或增加，以達到全方位遏制惡意注冊的目的。 在具體操作層面，由于絕大多數(shù)惡意注冊的披露依賴于正當權利人舉證，因此，不宜籠統(tǒng)地將“惡意注冊”整體作為駁回事由進行規(guī)定，以避免立法目的落空。上文提及的兩個調查，均涉及依職權駁回惡意注冊的問題，絕大多數(shù)國家立法并不支持依職權駁回惡意注冊，雖然有些國家的法律有規(guī)定，但很少能夠執(zhí)行。比如，新西蘭《商標法》第17條規(guī)定惡意注冊作為駁回的一個絕對事由，但在其審查指南中又清楚表明：審查階段很難確定到底是否惡意注冊，因此要留待正當權利人提出異議，留待用異議程序去解決，在審查階段只駁回復制模仿他人馳名商標的惡意注冊。因此，建議僅將“缺乏真實使用意圖”作為駁回事由進行規(guī)定。理由如下：首先，規(guī)定這一駁回事由體現(xiàn)了《商標法》對使用的強調；其次，原則上推定申請人具有真實使用意圖（立法不要求注冊申請時提交使用證據(jù)或意圖使用證據(jù)，以減輕審查負擔）；再次，由于“缺乏真實使用意圖”涉及到對主觀心理狀態(tài)的認定，可以將申請注冊數(shù)量作為一種客觀佐證，一方面避免使用“大量”和“囤積”字樣從而給審查員留有自由裁量空間，另一方面也考慮到有些申請注冊數(shù)量雖然不多但其目的明顯欠缺正當性。缺乏真實使用意圖的客觀佐證可能包括以下情形：短時期內的大量申請注冊行為、申請注冊的商品或服務項目明顯需要相應的生產條件或資質但申請人不具備相關條件或資質的、為了規(guī)避撤銷三年不使用制度重復申請注冊的行為等。 目前《商標法》的第7條1、2款之間的對應關系有缺失，第1款規(guī)定“注冊”和“使用”都應當遵守誠信原則，但第2款僅就使用時的誠信進行了規(guī)定，忽略了注冊時的誠信?？梢栽诘?款后增加新條款作為第2款，原第2款順延為第3款。新條款建議表述為“違反誠實信用原則的惡意注冊應不予核準或予以無效宣告”，同時將異議及無效啟動條款進行相應修改，使第7條具有可適用性，發(fā)揮打擊惡意注冊的作用。 另外，現(xiàn)行法第45條亦使用了“惡意注冊”一詞【1】，建議修法時予以刪除，以避免立法用語沖突。對于提出無效宣告的時限，以5年為原則，部分特殊情形可增加例外性規(guī)定: “有證據(jù)證明權利人或利害關系人在系爭商標注冊滿5年后才知道的不在此限，但其應在知道或應當知道2年內提出無效宣告請求?！?/span> 混淆與惡意注冊是兩個各自獨立的法律現(xiàn)象，現(xiàn)行法15條2款對“在先使用”的要求明顯是將兩個現(xiàn)象混為一談。15條規(guī)制的是特定相對方之間的搶注行為，因為當事人間存在特定關系，彼此負有忠誠義務（先合同義務、后合同義務、附隨義務等），這一點與沒有特定關系的搶注情形有所不同。增加“使用”要求實則是強調了混淆，破壞了15條的邏輯結構。 對于高知名度商標可建立數(shù)據(jù)庫，行政或司法程序中多次給予保護的商標進入數(shù)據(jù)庫信息。 2013年《商標法》修法時，有人曾提議，如果在先商標權人對在后的商標提出異議或無效，應該提供使用證據(jù)，但當時有人持反對意見，最終這一建議沒有被采納。實際上歐盟目前即采用此項做法。歐盟跟我國一樣采用注冊制，也不要求提供使用或意圖使用的證據(jù)，但是如果這個商標已經注冊滿5年，援引在先注冊滿5年的商標對在后商標提出異議或者提出無效宣告，須提供使用證據(jù)，如果沒有使用證據(jù)，則無法判定混淆。 商標產生于使用，其宿命是使用，如果不使用即被撤銷。整個商標法律制度即便采用注冊制，也應強化使用的要求。因為一個符號與商品或服務結合后，才能成為一個商標，但如果這個符號和商品僅僅是表面的結合，即只在注冊簿上聯(lián)系起來，而沒有實際使用，則其徒有一個商標的表象。在商標共存方面，國外早已達成共識，認為平靜的注冊簿上的共存，即沒有任何實際使用、僅僅在注冊簿上共存，不能作為排除混淆存在可能性的證據(jù)。 眼下在我國，商標惡意注冊的成本非常低，幾乎是一本萬利。為了遏制惡意注冊行為，我國可借鑒國外的法律規(guī)定，比如《歐盟商標條例》第21條和英國法第60條，均規(guī)定代理人或代表人搶注的情形下，當事人在提無效宣告時，可以將這個商標轉讓給真正權利人作為替代性選擇；如果認定存在惡意注冊，裁定生效后，應該讓惡意注冊人去負擔真正權利人因為維權所產生的相關律師費用。如此一來，如果行為人再想進行惡意注冊，就不得不考慮經濟成本。 注釋： 1 《商標法》第45條中的 “惡意注冊”指代情形不明。如果將此處的“惡意注冊”理解為“明知”，那么《商標法》第13條所使用的“復制、摹仿、翻譯”用語本身即意味著“明知”，但第45條并沒有規(guī)定所有依據(jù)第13條提出的無效宣告均不受5年期限限制。 來源：中國知識產權雜志總第137期 本文轉自中國知識產權雜志，如有侵權問題，請及時聯(lián)系刪除。 ————————————————————————————————————————————— |
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